Super Mario 🍄🎮 kontra Super Mario 🛒🥦 – czy Nintendo może przegrać ze sklepem spożywczym?
Kiedy Mario walczy z Mario – początek nietypowego sporu
Czy sympatyczny Super Mario zawsze wygrywa? Znamy już historię jego pierwowzoru, czyli Jumpera, który zwyciężył w walce o tytuł Donkey Kong. Wtedy była to walka Dawida z Goliatem z tym jednak, że to Nintendo było Dawidem. Ostatnio miał natomiast miejsce spór, gdzie Nintendo pełniło zgoła odmienną rolę: Goliata. Zacznijmy jednak od początku.
Co trzeba wiedzieć o znakach towarowych?
Zanim przejdę do kwestii wprost dotyczących sprawy, chcę krótko wyjaśnić kilka kwestii związanych ze znakami towarowymi. Po pierwsze, rzecz w tym, że nie dają one wyłączności na dane określenie, słowo czy symbol we wszystkich możliwych kontekstach. Zakres gwarantowanej przez nie ochrony sprowadza się do terytorium, na którym tę ochronę uzyskaliśmy oraz klas, w których dany znak zgłosiliśmy. Po drugie, służą odróżnieniu towarów i usług, więc gdy mówicie, że używaliście Google, czy ChatGPT w żaden sposób ich nie naruszacie. Finalnie, nie ma możliwości uzyskania światowej ochrony poprzez jedną „światową” rejestrację znaku. Co do zasady ochronę uzyskuje się albo na dany kraj, albo na dany obszar. Na przykład, jeśli chcemy ochrony na terenie Unii Europejskiej, to rejestrujemy znak w EUIPO.
Supermarket Super Mario – lokalna tradycja czy naruszenie praw Nintendo?
Jak donoszą legendy, a niestety na nich musimy się przynajmniej co do detali tej historii oprzeć, na Kostaryce od dziesięcioleci istnieje pewien wyjątkowy supermarket. Jego nazwa to Super Mario. Brzmi znajomo? Owszem! Czy to legalne? O to właśnie toczył się spór, który zakończył się zupełnie niedawno, bo z początkiem 2025 roku.
Nintendo wkracza do gry – dlaczego dopiero po 10 latach?
Sprawa jest o tyle specyficzna, że Nintendo prawdopodobnie wiedziało, albo przynajmniej powinno było wiedzieć o supermarkecie już od dawna. Znak został zarejestrowany jeszcze w 2013 roku przez Carlosa Alfaro, syna właściciela supermarketu, Dona José Maria Alfaro Gonzáleza. Co istotne, imię Mario odnosiło się tu do imienia właściciela, a nazwa supermarketu była już na dzień pierwszej rejestracji używana od wielu lat. Znak towarowy nie budził formalnego sprzeciwu w oczach Nintendo, aż do 2024 roku, kiedy Alfaro wystąpił o jego przedłużenie na dalszy okres w Krajowym Rejestrze Kostaryki[1].
Argumenty Nintendo – czy rzeczywiście mieli rację?
Po wszczęciu procedury przedłużenia ochrony na znak towarowy supermarketu sytuacja się jednak zmieniła. Sprzeciw Nintendo został złożony do Kostarykańskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (National Registry), który jest odpowiedzialny za rejestrację i odnowienie znaków towarowych w tym kraju. Niestety, nigdzie nie odszukałem kompletnej argumentacji Nintendo, jednak to co można odnaleźć, to że w skardze wskazywało ono na to, iż:
- nazwa „Super Mario” jest silnie związana z ich marką i może wprowadzać konsumentów w błąd, nawet jeśli dotyczy innej kategorii produktów,
- Nintendo prawdopodobnie powoływało się na swoją globalną renomę i rozpoznawalność marki „Super Mario” w kontekście gier wideo i powiązanych produktów,
- Firma mogła również twierdzić, że używanie nazwy „Super Mario” przez supermarket może osłabić wartość ich znaku towarowego[2].
Supermarket się broni – czy ma prawo do swojej nazwy?
Argumentacja Alfaro także nie jest możliwa do zweryfikowania w całości, ale o ile można ją odszukać to przedstawiała się ona następująco:
- Supermarket używał nazwy „Super Mario” od dziesięcioleci, łącząc słowo „super” z imieniem właściciela,
- Logo supermarketu to prosty żółto-niebieski wzór z hasłem „Super Mario – Su lugar de confianza”, co znaczy „Super Mario – Twoje bezpieczne miejsce”,
- Znak był zarejestrowany od 2013 roku, a Nintendo zaczęło go kwestionować dopiero na etapie przedłużenia ochrony[3].
Kto więc miał racje? Jak sprawa została rozstrzygnięta?
Renomowany znak towarowy kontra używacz uprzedni – kto ma pierwszeństwo?
Zanim powiem, jak skończyła się ta historia jeszcze raz pozwolę sobie na odrobinę teorii, która może rzucić dodatkowe światło na sprawę. Po pierwsze, wyjaśnię, czym jest znak renomowany. Jest to szczególny rodzaj znaku towarowego, który cieszy się wysokim stopniem rozpoznawalności wśród odbiorców oraz posiada dobrą reputację na rynku. Głównym kryterium oceny czy znak jest renomowany, jest stopień jego znajomości (rozpoznawalności) wśród właściwego kręgu odbiorców. Podlega on rozszerzonej ochronie. Właściciel znaku renomowanego może uniemożliwić rejestrację lub używanie w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego, nawet w stosunku do innych towarów i usług niż te, dla których zarejestrowano dany znak renomowany. Będzie tak w szczególności, gdy używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby:
a) przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść (tzw. pasożytnictwo),
b) zaszkodzić charakterowi odróżniającemu lub renomie znaku wcześniejszego (tzw. rozmycie)[4].
Druga kwestia prawna wymagająca wyjaśnienia to z kolei używacz uprzedni. Brzmi strasznie, ale to ważna postać na planszy znaków towarowych. Prawo używacza uprzedniego to wyjątek od zasady wyłączności prawa ochronnego na znak towarowy. Polega ono na tym, że przedsiębiorca prowadzący lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze może nadal używać oznaczenia, które zostało później zarejestrowane jako znak towarowy przez inny podmiot [5].
Rozstrzygnięcie sprawy – kto wygrał i dlaczego?
Po tym obszernym prawniczym wywodzie pora wrócić do naszego sporu. Jak myślicie, kto zwyciężył? Znak renomowany, czy też używacz uprzedni? A może sprawa rozegrała się jeszcze na innym polu albo zakończyła ugodą? Niestety, tu także nie udało mi się dotrzeć do źródłowych materiałów, jednak wszystkie dostępne źródła dość lakonicznie, ale jednak identycznie przedstawiają finisz tej historii. Żeby jednak zasiać więcej wątpliwości, dodam, że prawo używacza uprzedniego może być trudniejsze do zastosowania w przypadku znaków towarowych renomowanych ze względu na ich szerszą ochronę i potencjalny wpływ na renomę znaku. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, uwzględniającej specyfikę danej sytuacji, zakres działalności używacza uprzedniego oraz stopień renomy znaku towarowego. Innymi słowy, każda sprawa powinna być rozstrzygnięta indywidualnie. Koniec i kropka. Warto jednak pamiętać, że kostarykański Supermarket Super Mario miał zarejestrowany znak towarowy i to w klasach, w których właśnie Nintendo rejestracji nie dokonało.
Nintendo przegrywa, ale czy to koniec?
Jak więc tę indywidualną sprawę rozstrzygnął Kostarykański Urząd ds. Znaków Towarowych? W styczniu 2025 roku została wydana decyzja na korzyść Super Mario! Taki żart, wybaczcie. Spór został wygrany przez syna właściciela supermarketu – Carlosa Alfaro. Jakie były argumenty takiego rozstrzygnięcia? Niestety, niełatwo dotrzeć do dokumentów źródłowych. Z tego, co wiemy, to urząd oparł się głównie na następujących kwestiach:
- Nintendo nie zarejestrowało znaku towarowego „Super Mario” w kategorii supermarketów w Kostaryce, co było kluczowym czynnikiem w decyzji urzędu,
- Ze względu na wygląd obu logotypów oraz dodatkową frazę w logo supermarketu „Super Mario – Su lugar de confianza” (Super Mario – Twoje bezpieczne miejsce) stwierdzono brak możliwości wprowadzenia w błąd,
- Supermarket używał znaku towarowego Super Mario przed pojawieniem się gry Super Mario i robi to wyłącznie lokalnie, a więc prawo używacza uprzedniego wyprzedza rozszerzoną ochronę znaku renomowanego.
Gdzie nagroda dla prawnika?! Czy prawnicy powinni dostawać jachty?
Jak kończy się ta historia? Niestety, nie aż tak pomyślnie dla dzielnego prawnika broniącego Super Mario jak historia z czasów Donkey Kong. Jak donoszą media właściciel supermarketu podziękował swojemu radcy prawnemu, José Edgardo Jiménezowi Blanco, za pomoc w wygraniu sporu z Nintendo[6].
Nie umieścił natomiast ani jego zdjęcia na zaszczytnym miejscu w markecie, ani też nie zagwarantował mu dożywotniej dostawy świeżych warzyw i owoców. O jachcie takim jak kiedyś od Nintendo dostał John Kirby, nawet nie było mowy. Cóż, kiedyś to były czasy. Teraz to już nie ma czasów.
[1] Dmitro Koval, „Nintendo przegrywa walkę o znak towarowy przeciwko supermarketowi Super Mario” (https://gagadget.pl/574977-nintendo-przegrywa-walke-o-znak-towarowy-przeciwko-supermarketowi-super-mario/ – dostęp dnia 15.02.2025)
[2] Dmitro Koval, „Nintendo przegrywa walkę o znak towarowy przeciwko supermarketowi Super Mario” (https://gagadget.pl/574977-nintendo-przegrywa-walke-o-znak-towarowy-przeciwko-supermarketowi-super-mario/ – dostęp dnia 15.02.2025)
[3] Dmitro Koval, „Nintendo przegrywa walkę o znak towarowy przeciwko supermarketowi Super Mario” (https://gagadget.pl/574977-nintendo-przegrywa-walke-o-znak-towarowy-przeciwko-supermarketowi-super-mario/ – dostęp dnia 15.02.2025)
[4] Bartosz Fert, „Renoma znaku towarowego — przesłanka rozszerzonej ochrony”, FJW (https://fjw.pl/renoma-znaku-towarowego-przeslanka-rozszerzonej-ochrony/ – dostęp dnia 15.02.2025)
[5] Mikołaj Lech, „Kto może się powoływać na prawa używacza uprzedniego? Wyrok Sądu Najwyższego” (https://znakitowarowe-blog.pl/prawa-uzywacza-uprzedniego/ – dostęp dnia 15.02.2025)
[6] Dmitro Koval, „Nintendo przegrywa walkę o znak towarowy przeciwko supermarketowi Super Mario” (https://gagadget.pl/574977-nintendo-przegrywa-walke-o-znak-towarowy-przeciwko-supermarketowi-super-mario/ – dostęp dnia 15.02.2025)
Piotr Kantorowski
radca prawny, podcaster, autor książek
i doradca biznesowy